——（2021）最高法知行终832号

 

　　近期，最高人民法院知识产权法庭审结一起涉及“从有机氨基硅烷前体制备氧化硅薄膜的方法”发明专利（以下简称本专利）的无效行政纠纷二审案件，对专利申请日之后补充提交的实验数据予以采信，体现了对中外权利人合法权益的依法平等保护。

 

　　本专利的权利人系某材料美国公司，权利要求1请求保护一种在底物上形成氧化硅薄膜的方法。金某以本专利不具备专利法规定的创造性等为由，请求宣告本专利权全部无效。针对金某提出的无效宣告请求，专利权人提交了其在本专利实质审查过程中针对第四次审查意见通知书的答复意见作为反证5，该反证5为补充实验数据。国家知识产权局作出决定，维持本专利权有效。金某不服该决定，提起行政诉讼。一审法院判决驳回金某的诉讼请求。

 

　　金某不服一审判决，提起上诉，主张反证5拟证明的技术效果不能从本专利说明书中明确得到，反证5不能被采信，本专利权利要求1相对于证据1不具备创造性。

 

　　最高人民法院二审认为：反证5能否采信直接决定本专利实际解决的技术问题以及现有技术是否存在相关的技术教导，进而影响本专利是否具备创造性的结论。对于专利权人在申请日之后补充提交实验数据，并主张该数据能够证明其专利具备创造性的，可以从如下方面予以审查：一是审查该实验数据及相应证据是否具备真实性、合法性和关联性，以决定是否应予采纳；二是审查其是否同时满足以下两个条件：专利文件明确记载或者隐含公开了该实验数据拟直接证明的待证事实；该实验数据不能用于弥补专利文件的固有内在缺陷。

 

　　关于本案反证5是否应予采纳，由于无效审查中最接近的对比文件往往与专利申请中记载的最接近的现有技术不同，比较对象具有不确定性，因此，针对本专利限定的二异丙基氨基硅烷（DIPAS）相对于无效审查中最接近的对比文件证据1公开的二正丙基氨基硅烷（DNPAS）是否存在本专利说明书中表述的优选效果，可以通过补交实验数据的方式进行证明。从本专利说明书公开记载的内容可知，虽然本专利说明书中没有明确提及二正丙基氨基硅烷（DNPAS），但本专利在完成发明创造时已经关注到二异丙基氨基硅烷（DIPAS）是制备低刻蚀率氧化硅薄膜的优选前体，二异丙基氨基硅烷（DIPAS）相比于其他氨基硅烷前体而言更加稳定，具有比其他硅烷前体更长的寿命。反证5针对的是二异丙基氨基硅烷（DIPAS）与二正丙基氨基硅烷（DNPAS）稳定性效果的比较，目的是证明本专利明确记载的二异丙基氨基硅烷（DIPAS）比多种其他类似化合物前体，包括二正丙基氨基硅烷（DNPAS）以及二乙基氨基硅烷（DEAS）等具有更好的稳定性，并非是用于弥补专利文件存在未充分公开的内在缺陷。该补交实验数据与本专利说明书中记载的二异丙基氨基硅烷（DIPAS）是稳定的，并且具有比许多其他硅烷前体更长的寿命存在关联，故可予以采纳。

 

　　关于该实验数据是否应予采信，需要审查其使用的测试方法是否客观可信。加速老化测试是所属技术领域技术人员验证化学产品稳定性采用的实验手段，通常是将产品放置在比正常储存或使用环境更严格或恶劣的条件下，在较短的时间内测定材料在正常使用条件下发生变化的方法，预估材料在室温下存储的稳定性和寿命，其实验原理和操作步骤是所属技术领域技术人员公知的。反证5中的部分实验使用了ASTM F1980-07的方法进行加速老化，该方法是进行加速老化实验的一个具体实施方案，依据化学反应速率常数随温度变化关系的经验公式，用来说明降解反应速率随温度的变化而变化，温度越高，降解反应应速率越大。反证5可以证明二异丙基氨基硅烷（DIPAS）前体比许多其他类似的前体化合物具有更高的稳定性，该技术效果在评价本专利实际解决的技术问题时应当予以考虑。

 

　　二审判决认为，金某没有举证证明所属技术领域技术人员知晓选择二异丙基氨基硅烷作为硅烷前体存在更好稳定性的技术效果。在证据1并没有教导通过改进前体提高稳定性的技术构思下，所属领域技术人员没有动机选择证据1所公开的二正丙基氨基硅烷进行改进。证据1并未将提高稳定性的研发方向聚焦到前体，不存在明确的技术教导。被诉决定和一审判决认定本专利相对于证据1、证据1和公知常识的结合具备创造性，应予维持。故二审判决驳回上诉，维持原判。

 

　　关于接受补充实验数据的条件，（2019）最高法知行终33号行政判决明确了需要满足的积极条件和消极条件，即原专利申请文件应当明确记载或者隐含公开了补充实验数据拟直接证明的待证事实，以及申请人不能通过补充实验数据弥补原专利申请文件的固有内在缺陷。本案中,专利权人提交的补充实验数据即反证5符合上述条件，应当采纳。本案在上述裁判规则基础上，进一步诠释了使用补充实验数据证明专利技术方案具备创造性的审查认定，尤其是针对专利权人无法预测审查员或请求人引用现有技术的情况。本案对于专利申请日之后补充提交实验数据的依法审查具有一定借鉴意义。

 

 

 

 

 

 

文章来源：最高人民法院知识产权法庭